상표를 먼저 썼다는 사실만으로 다른 사람의 등록상표를 자유롭게 계속 쓸 수 있는 것은 아닙니다. 다만 상대방의 출원 전부터 국내에서 부정경쟁의 목적 없이 계속 사용했고, 그 출원 당시 국내 수요자들이 그 표지를 특정인의 상품을 나타내는 것으로 인식할 정도였다면 상표법 제99조에 따라 실제 사용하던 상품에 관해 계속 사용할 권리를 주장할 수 있습니다.
핵심은 ‘누가 먼저 이름을 생각했는가’가 아니라 상대방의 출원일 전에 어떤 표지를 어떤 상품에 얼마나 계속 사용했고, 시장이 그 표지를 누구의 출처로 인식했는가입니다. 사업자등록, 도메인 등록 또는 SNS 계정 개설만으로 이 요건이 당연히 충족되지는 않습니다.
경고장을 받았다면 간판과 상품페이지부터 급히 지우기 전에 상대방의 출원일과 지정상품을 확인하고, 그 날짜 이전의 사용 자료를 원본 상태로 보존하는 일이 먼저입니다.
상표는 원칙적으로 ‘먼저 출원한 사람’이 유리합니다
상표법 제35조는 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표가 서로 다른 날 출원된 경우 먼저 출원한 사람만 등록받을 수 있다는 선출원 원칙을 둡니다. 실제 영업에서 먼저 사용했다는 사정과 등록상표권을 먼저 확보했다는 사정은 같은 말이 아닙니다.
그래서 이름을 오래 사용했더라도 출원을 미뤘다면 나중에 출원한 사람과 분쟁이 생길 수 있습니다. 이때 선사용권은 먼저 사용한 사람에게 등록상표와 같은 권리를 새로 주는 제도가 아니라, 엄격한 요건 아래 기존 사용을 계속할 수 있도록 하는 방어 장치에 가깝습니다.
선사용권을 판단하는 세 가지 질문
1. 상대방의 출원 전부터 국내에서 계속 사용했는가
기준일은 상대방의 등록일이 아니라 상표등록출원일입니다. 그 전에 국내에서 표지를 상품이나 포장에 붙였거나, 해당 표지가 표시된 상품을 판매·제공했거나, 광고·가격표·거래서류 등에 표시하여 널리 알렸다는 자료가 필요합니다. 잠깐 이름을 시험해 본 흔적이나 내부 기획서만으로는 실제 상표 사용을 충분히 보여주기 어려울 수 있습니다.
사용이 중간에 끊겼는지, 표장의 모양이 크게 바뀌었는지, 사용 주체가 개인에서 법인으로 바뀌었는지도 정리해야 합니다. 자료가 여러 사업자 명의로 흩어져 있다면 각 사업자 사이의 관계와 사용 권한까지 설명할 수 있어야 합니다.
2. 출원 당시 수요자가 특정인의 상품 표지로 인식했는가
‘먼저 한 번 사용했다’와 ‘수요자에게 출처표시로 인식되었다’는 다릅니다. 사용 기간, 판매량과 매출, 광고 방식과 범위, 판매 지역, 언론·후기·검색 노출, 거래처의 인식 등을 종합해 판단합니다. 전국적으로 누구나 아는 유명 상표여야 한다고 단정할 수는 없지만, 적어도 해당 상품의 국내 수요자 사이에서 하나의 일관된 출처를 가리킨다는 객관적 자료가 필요합니다.
따라서 팔로워 수나 누적 조회수 하나만 떼어 제시하기보다, 상대방의 출원일 전후를 구분한 판매·광고 자료와 실제 고객 접점을 함께 보여주는 편이 중요합니다.
3. 같은 범위의 상표와 상품인가
선사용권은 사용하던 상표와 상품의 범위를 전제로 합니다. 글자 하나가 같다는 이유만으로 곧바로 동일·유사하다고 결론 내릴 수 없고, 표장의 외관·호칭·관념과 상품의 성질, 용도, 거래경로 및 수요자 등을 함께 살펴야 합니다.
기존에 의류에만 쓰던 표지를 화장품이나 교육서비스까지 새로 확장하는 경우처럼 사용 범위가 달라지면 선사용권으로 모두 방어된다고 보기 어렵습니다. 경고장을 받은 뒤 신규 상품군이나 새로운 로고로 사용을 넓히는 행동은 별도로 위험을 검토해야 합니다.
계속 사용할 수 있어도 ‘내 상표권’이 생기는 것은 아닙니다
상표법 제99조의 권리는 기존 사용을 일정 범위에서 계속할 수 있게 하는 권리입니다. 특허법원도 선사용권은 제한이 붙은 권리일 뿐 상표에 대한 독점적 사용권은 아니라고 설명한 바 있습니다. 선사용자가 다른 사람의 사용을 막거나 상표권자와 같은 범위로 사업을 확장할 수 있다는 뜻이 아닙니다.
또한 상표권자나 전용사용권자는 상품 출처의 오인·혼동을 막는 데 필요한 표시를 선사용자에게 요구할 수 있습니다. 예를 들어 판매자 명칭이나 구별 문구를 함께 표시하는 문제가 생길 수 있으므로, ‘계속 사용 가능’이라는 결론만 보고 표시 방식을 그대로 유지해도 된다고 단정해서는 안 됩니다.
경고장을 받기 전에 만들어 둘 증거 묶음
- 최초 사용 자료 — 최초 판매 영수증, 주문서, 세금계산서, 납품서와 거래명세서
- 상품 원본 — 날짜를 확인할 수 있는 포장, 라벨, 카탈로그, 메뉴판과 제품 사진
- 온라인 기록 — 상품페이지 원본, 게시일과 수정 이력, 도메인 기록, 플랫폼 주문내역
- 광고 자료 — 광고 소재 원본, 집행 기간·대상·비용이 표시된 관리자 내역
- 시장 인식 자료 — 거래처 자료, 고객 후기, 언론 보도, 행사 참가 기록과 기간별 매출 자료
- 권리관계 자료 — 개인과 법인 사이의 사업양도, 라이선스, 브랜드 사용 합의서
화면 캡처만 저장하면 게시 시점이나 수정 여부를 다투기 쉽습니다. 가능하면 플랫폼에서 내려받은 거래자료, 전자문서 원본, 파일 생성정보, 실제 포장과 인쇄물처럼 날짜와 사용 주체를 함께 확인할 수 있는 자료를 보존하세요.
이미 다른 사람의 출원을 발견했다면
- 권리 상태를 확인합니다. 출원번호, 출원일, 등록 여부, 지정상품과 권리자 정보를 정확히 확인합니다.
- 사용 연표를 만듭니다. 최초 사용부터 현재까지 표장, 상품, 판매채널, 사용 주체의 변화를 날짜순으로 배열합니다.
- 출원일 전 증거를 분리합니다. 상대방 출원 뒤에 만든 자료를 섞지 말고 기준일 전에 존재한 자료를 중심으로 정리합니다.
- 대응 수단을 구분합니다. 출원 단계인지 등록 뒤인지, 상대방의 출원 경위에 부정한 목적이나 관계인의 무단출원 문제가 있는지에 따라 의견제출, 이의신청, 심판 또는 소송의 가능성이 달라질 수 있습니다.
- 자신의 출원 전략을 검토합니다. 선사용권만 믿고 방치하지 말고 현재 표장과 상품에 관해 확보할 수 있는 등록 범위를 따로 점검합니다.
선사용권 주장은 결국 날짜와 시장 인식을 증거로 설명하는 작업입니다. 이름을 먼저 썼다는 기억보다 상대방 출원일 전의 객관적 기록이 훨씬 중요합니다.
먼저 사용했다면, 지금 할 일은 ‘안심’이 아니라 증거 정리입니다
상표를 먼저 사용한 사업자에게 보호 가능성이 전혀 없는 것은 아닙니다. 그러나 선사용권은 자동으로 인정되는 면허가 아니고, 상표권과 같은 독점권도 아닙니다. 상대방의 출원일, 기존 사용의 계속성, 수요자의 인식, 상표와 상품의 유사 범위를 차례로 확인해야 합니다.
현재 사용 중인 이름이 핵심 브랜드라면 오늘이라도 최초 판매와 광고 자료를 별도로 백업하고, 사용 주체와 상품 범위를 표로 정리한 뒤 등록 가능성을 검토하는 편이 좋습니다. 실제 분쟁의 결론은 사용 정도, 권리자의 관계, 표장과 상품의 유사성 및 증거 상태에 따라 달라질 수 있으므로 개별 사실관계에 맞춘 검토가 필요합니다.